ジャックダニエルの高等裁判所の勝利は、商標の「ロジャーステスト」を曖昧にします

ジャックダニエルズ・プロパティーズ社は、裁判官が検査自体を廃止することを拒否したにもかかわらず、表現作品の商標検査への道筋を遮断するよう連邦最高裁判所を説得した。

裁判所は全員一致で、ロジャース・テストは、製品の出所を特定する目的での商標の無許可使用、つまり「他人の商標を商標として使用する」ことには適用されないと述べた。 しかし、高等法院は、第9巡回区巡回裁判所がVIPプロダクツLLCのバッド・スパニエル犬用おもちゃの商標権侵害を晴らすためにこのテストを使用したことを拒否したため、この広く採用されている基準を拒否すること、あるいは意見を言うことさえ拒否した。

その結果、ブランド所有者は自社ブランドの知名度にただ乗りしていると感じる製品をより自信を持って攻撃できるようになり、一部の法律専門家がロジャースの忍び寄る行き過ぎとみなした行為を抑制できるようになるだろう。 そのため、VIPと同等の製品のメーカーは、より単純なロジャーステストではなく、従来のより厳密な消費者の混乱の可能性分析を法的に訴訟することを余儀なくされるだろう。

しかし今のところ、この判決は、訴訟用脱出ハッチを採用しているサーキットの伝統的作品への適用を維持し、一般に芸術、音楽、書籍、映画内でのマークの芸術的使用を許可している。 ロジャーズが適切であるかどうか判断せず、何が商標として使用されるのかについてほとんど指針を示さないことで、判事は重要な疑問を残したままとなった。

ハーバード大学の知的財産教授レベッカ・タシュネット氏は、「商標使用を重視することで、控訴裁判所がほとんど却下してきたものが再び復活するため、多くの疑問が生じるだろう」と述べた。 「何かが商標として使用されていることをどうやって知ることができますか? また、それと紛らわしい使用とをどのように区別するのでしょうか?」

数人の弁護士は、この意見の明らかに狭い性質を指摘したが、この意見は他の巡回裁判所の先例を覆すものではないようだった。 しかし、一部のブランド所有者は、人間のブランドの犬用製品に関する過去の事件で起こったように、ブランドのマークを偽装した製品のメーカーがロジャーステストを超えて、混同の可能性分析に持ち込むことができることを少なくとも知っていると述べた。

マイケルマン・アンド・ロビンソン法律事務所の知財弁護士ニコール・ハフ氏は、「有名ブランドを揶揄する製品ラインを作ることにビジネスモデル全体が基づいている企業は数多くある。今回の決定を受けて、こうした企業は速やかに自社の製品ラインを再評価すべきだ」と述べた。

ロジャース・テストは、映画「ジンジャーとフレッド」のタイトルをめぐる女優ジンジャー・ロジャースのパブリシティ権とランハム法の虚偽裏書請求を裁判所が却下した1989年のロジャース対グリマルディの第二巡回裁判所の判決に端を発している。 このテストは、芸術的関連性があり、明らかに誤解を招くものでなければ使用が許可されますが、商標訴訟にも拡張されました。

このテストは、どのサーキットにも明示的に拒否されることなく、いくつかのサーキットで採用されてきたが、本質的になりすましに伴う混乱を助長するものとして、ブランドオーナーの間で物議を醸している。 第9巡回裁判所がバッド・スパニエルズに対する下級審を破棄したことは、このテストが商業製品にまで拡大されすぎていると感じていたブランド所有者らをさらに警戒させた。

ジャックダニエルズと米国政府は法廷にロジャース・テストを完全に廃止するよう求めたが、国際商標協会など他の団体は代わりに法廷に対し、ロジャース・テストを「商業製品」ではなく「伝統的著作物」に限定するよう奨励した。 Tushnet を含む一部の人は、そのような区別は存在しないと主張した。

最高裁判所はロジャーズをキャビンにしましたが、方法は異なりました。 裁判所は、このテストが実際に使用されるべきかどうかについては立場をとらず、商標を自分の商標として、またはその範囲内で使用する侵害容疑者には確かに適用されないと述べた。 VIPは、ジャックダニエルのトレードドレスを犬のおもちゃ自体の形状として使用し、商標が頻繁に使用されるタグにその要素を入れていました。

最高裁判所は、VIPがユーモラスなメッセージを表明したためロジャース氏が申請すべきであるとする第9巡回区の判決を棄却した。 この噛むおもちゃの形状は、象徴的なジャック ダニエルのボトルの形状を模倣し、ラベルを「オールド No. 7」を「オールド No. 2」に、「テネシー サワー マッシュ」を「オン ユア テネシー カーペット」に置き換えて偽装しました。

エレナ・ケーガン判事は法廷で「その見方では、ロジャースが世界の大部分を征服するかもしれない」と書いた。

ケーガンの意見書は、バッド・スパニエルによるジャック・ダニエルの商標の使用がなぜ商標としての使用に当たるのかを説明し、また、この訴訟までは「このテストは『非商標使用』を伴う訴訟にのみ適用されてきた」とも述べたが、多くの疑問が残されたままだった。用途がソース識別子として機能しているかどうか。

ガーベン・ペローPLLCの商標弁護士エリック・ペロー氏は、今後法廷で「Tシャツの前面や犬のおもちゃの前面に貼り付けられた単なる何かがどのような場合で、それが商標となるのはどのような場合か」について争うことになると述べた。

ジャックダニエルのようなボトルの形などのトレードドレスは「次の戦場の一部」になるだろうと同氏は語った。 同氏によると、「人々が次にここで展開しようとすること」は、トレードドレスの要素を使用している誰かが、それを独自のソース識別子として「適応させようとしている」場合、あるいは単にソースを識別しない方法でそれを使用している場合だという。

ノースイースタン大学の知的財産法教授アレクサンドラ・J・ロバーツ氏も同意する。

「そこから得られることの一つは、この質問の重要性だ」とロバーツ氏は語った。 「使用と告発されているものを彼らはどのように使用しているのでしょうか?商標的な方法で使用しているのでしょうか、それとも商標的方法ではないのでしょうか?なぜなら、商標として使用している場合、ロジャース・テストを利用することはできないということを法廷が明確に示しているからです。」

サンディエゴ大学の知財教授リサ・ラムジー氏は、パロディストが商標権を主張したり、なりすましをソース識別子として使用したりしない限り、ロジャース氏はVIPのおもちゃやシャツなどの製品にも適用できると述べた。

高等法院は、パロディとされる過去の訴訟において、下級裁判所がロジャーズ氏の適用を拒否していることを指摘した。 それは、他の2つのペットダジャレ紛争を指摘している。それは、チューイー・ヴィトンの犬用噛み玩具に関する第4巡回裁判所の訴訟と、ティミー・ホールディガーのペット用香水に関するニューヨーク地方裁判所の訴訟である。 どちらもロジャーズを適用しなかったが、混乱の可能性はないと判断した後、両方とも被告に有利な判決を下した。

「製品を世に出して商標を取得し、『これが私の情報源識別子です』と言おうとするなら、人々が混乱しない程度にパロディが強力であることを示さなければなりません。」ジョージア工科大学の知財教授デブン・デサイ氏はこう語った。

それにもかかわらず、トゥシュネット氏は、この判決が商標権侵害の判断のより広い領域に影響を与えるかどうか、またどのように影響するかを「判断するには時期尚早」だと述べた。

ケイガン氏は「意見は狭い」と明言した。 この限定的な性質と、これまで覆すべく誤りを犯した裁判所は存在しなかったという同氏の主張と相まって、判決の影響力が鈍化する可能性があるとの見方もある。 ロバーツ氏は、各サーキットは「これまでと同様の活動を継続する」可能性が高いと述べた。

「これがパロディの使用、表現作品、適用されるさまざまなテストの将来に何を意味するか、修正第1条がどのように重視されるかについて、多くの憶測があった」とロバーツ氏は述べた。 「そして、そのどれについても実際には何も得られないので、船を大きく揺るがすことはありません。」

パロディ被告を相手に訴訟を起こすのは依然として難しいが、これによって「方程式が変わる」ため、「少なくともチャンスはある」とニール・ガーバー＆アイゼンバーグ法律事務所の知財弁護士マイケル・ケルバー氏は語った。

トゥシュネットは裁判所がソニア・ソトマヨール判事とサミュエル・アリト判事の同意に留意することを期待した。 同報告書は、消費者調査は一般消費者の法的意見を無視する可能性があるため、パロディ事件では信頼できない可能性があると強調した。 タシュネット氏は、こうした調査は「操作可能」であり、間違った質問に回答することが多いため、役に立たないことが多いと述べた。

「商標権者は自分たちについて発言した人々を訴え続けるだろう」ため、ロジャース氏は今後も召喚され続けるだろう、と彼女は語った。

タシュネット氏は、「私は別の結果を期待していた」と述べ、「しかし裁判所は、僅差の判決を下そうとしているのであって、ロジャーズ対グリマルディ事件を完全に排除しようとしているわけではないことを少なくとも強調した」と述べた。

ケースはジャックダニエルのプロップスです。 Inc. 対 VIP Products LLC、米国、第 22-148 号、2023 年 6 月 8 日決定。

— Isaiah Poritz の協力を得て。

この記事に関する記者への連絡先: ワシントンの Kyle Jahner、[email protected]。 ワシントンの Riddhi Setty、[email protected]

この記事の担当編集者に連絡するには: James Arkin ([email protected])。 アダム M. テイラー [email protected]。 ジェイ・アン・B・カスガ、[email protected]

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